개정 발명진흥법의 주요 내용


법무법인 대륙아주 이신정 변호사



1. 들어가며

  직무발명 제도의 개선을 위한 발명진흥법 개정안이 2024. 1. 9. 국회 본회의를 통과하였고, 2024. 2. 6. 공포되어 6개월 후인 2024. 8. 7.부터 시행될 예정입니다.

  2024. 8. 7. 시행을 앞둔 발명진흥법 개정안은 사용자와 종업원 양측이 모두 만족할 수 있는 직무발명 제도*를 목적으로 하여 직무발명 제도에 관하여 사용자와 종업원이 겪고 있던 어려움을 개선하기 위한 개정안을 도출하였습니다.

  발명진흥법 개정안의 시행을 앞둔 현시점에서, i) 직무발명 승계 제도, ii) 증거제출 제도 및 비밀유지명령 제도, iii) 직무발명 우수기업 인증 제도를 중심으로 개정안을 살펴보도록 하겠습니다.



2. 개정 발명진흥법의 주요 내용

가. 직무발명 승계 요건 완화 



  개정 발명진흥법에 따르면 사용자가 종업원의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계됩니다. 다만, 사용자가 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니합니다(개정 발명진흥법 제13조 제1항). 따라서 사용자가 계약이나 근무규정에서 직무발명에 관한 권리의 승계를 미리 정한 경우, 사용자가 승계 통지를 하지 않아도 권리는 승계되는 것이고, 사용자가 불승계 통지를 하여야 권리가 승계되지 않도록 함으로써 승계 요건을 완화하였습니다.

  반면 현행 발명진흥법에 따르면, 사용자는 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 알려야 하고, 발명에 대한 권리의 승계 의사를 종업원에게 서면으로 알린 때부터 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계됩니다(현행 발명진흥법 제13조 제1항, 제2항). 이에 따라 사용자는 모든 직무발명에 대한 승계통지를 거쳐야 직무발명에 대한 권리를 승계할 수 있었고, 승계 통지 전까지 불확정적인 권리관계로 인해 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 양도하는 이중양도의 문제가 발생할 수 있었습니다.

  개정안 제13조는 직무발명의 승계를 승계통지 시에서 발명완성 시로 앞당기고, 사용자가 불승계 의사만을 통지하도록 하여 승계절차를 완화하였으며 사용자 측의 승계절차에서의 리스크를 덜어주었습니다. 개정안 제13조는 이 법 시행일인 2024. 8. 7. 이후 직무발명한 경우부터 적용되는 것입니다(개정안 부칙 제2조).


나. 증거제출 제도 및 비밀유지명령 제도 도입



  개정 발명진흥법은 직무발명 보상금에 관한 소송에서 자료제출명령 및 비밀유지명령 제도를 도입하였습니다.

  개정안에 따르면 법원은 직무발명 보상금에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의해 상대방에게 직무발명 보상액 산정에 필요한 자료를 제출하도록 명령할 수 있습니다(개정 발명진흥법 제55조의8 제1항 본문). 다만 그 자료의 소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 자료 제출을 거절할 수 있는데, 그 자료가 영업비밀이라고 하더라도 직무발명 보상액 산정을 위한 자료로서 필요한 경우 자료의 제출을 거절할 수 없습니다(개정 발명진흥법 제55조의8 제1항 단서, 제3항). 상대방이 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 않을 경우 법원은 제출 신청 당사자의 자료의 기재에 대한 주장, 특별한 사정이 있는 경우 당사자가 증명하고자 하는 사실에 관한 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있습니다(개정 발명진흥법 제55조의8 제4항, 제5항).

  현행 발명진흥법에 따르면 소송에서 증거자료가 영업비밀에 해당하는 경우 증거자료의 확보가 어려워, 종업원 측에서 정당한 보상금을 지급받기 어려울 우려가 있었습니다. 개정안에 따라 소송상 필요한 경우 영업비밀에 대해서도 법원이 증거자료 제출을 명령할 수 있게 되어, 종업원 측 어려움이 상당 부분 해소될 것으로 보입니다.

  한편, 개정안은 증거자료를 소송 외의 목적으로 활용하지 못하도록 하는 비밀유지명령 제도를 도입하여, 기업의 비밀 보호도 함께 꾀하고자 하였습니다.

  개정안에 도입된 자료제출명령과 비밀유지명령 제도는 ‘특허법’, ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 등 지식재산에 관한 법률에서 이미 규정하고 있는 제도와 유사한 내용을 담고 있습니다.

  개정안에 따르면 자료제출명령 및 비밀유지명령에 관한 개정 규정은 이 법 시행일인 2024. 8. 7. 이후 제기된 직무발명 보상금에 관한 소송부터 적용되는 것입니다(개정안 부칙 제3, 4조).


다. 직무발명 우수기업 인증 제도의 구체화



  현재 특허청은 직무발명 보상 제도의 활성화를 위하여 직무발명 보상 제도를 모범적으로 운영하는 기업을 우수기업으로 인증하고 각종 혜택을 제공하고 있으나, 인증의 유효기간, 인증의 취소 등 인증의 법적 효과에 관한 사항이 발명진흥법에 명시되어 있지 않았고 이를 고시로만 규율하였습니다.

  개정 발명진흥법은 직무발명 우수기업 인증 제도의 근거, 신청, 유효기간, 취소 등을 법률에 명시적으로 규정하여 인증 제도의 법적 근거를 강화하고 우수기업들이 인증 제도를 효과적으로 이용할 수 있도록 하였습니다(개정 발명진흥법 제11조의2).



3. 시사점

  개정 발명진흥법은 직무발명 승계 요건을 완화하여 직무발명에 관한 권리관계가 신속하게 확정될 수 있도록 함으로써 기업 경영의 안정성을 제고하고 이중양도의 위험을 줄일 것으로 기대됩니다. 다만 사용자가 종업원과 협의하여 계약이나 근무규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 승계받기로 미리 정한 경우에만 직무발명에 관한 권리가 사용자에게 당연 승계되므로(개정 발명진흥법 제13조 제1항, 제13조 제2항), 당연 승계를 원하는 기업 측은 관련 근무규정이나 계약을 보완하여야 할 것으로 보입니다.

  또한 개정안의 증거제출 제도 및 비밀유지명령 제도의 도입으로 인해 자료제출을 거부할 수 있는 정당한 이유의 범위가 축소되었기 때문에, 직무보상금 관련 소송전략 수립 시 증거제출 제도 및 비밀유지명령 제도의 도입으로 인한 변화를 고려하여야 할 것으로 생각됩니다.