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특허법 제127조 간접침해와 관련하여 통상실시권에 부당한 제약을 가하는 간접침해는 인정할 수 없다는 특허법원의 첫 판결로 승소

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본 법무법인은 원고인 영국 소재 더 웰딩 인스티튜트(The Welding Institute)가 특허법 침해를 원인으로 7억 원 상당의 손해배상을 구한 사건에서 피고인 ㈜우신이엠시를 대리하였습니다.


 제1심 서울중앙지방법원에서는 원고가 소외 한라공조㈜와 사이에 마찰이동용접방법에 대한 실시권설정계약을 체결하고, 한라공조㈜가 피고에게 위 특허발명을 이용하여 마찰교반용접기를 제작하여 납품케 한 이 사건에서, 피고가 업으로 특허발명의 실시에만 사용되는 물건인 마찰교반용접기를 생산하여 납품한 행위는 특허법 제127조에 따른 특허권 간접침해라고 인정하여 피고에 대하여 손해를 배상할 것을 판시하였습니다.


이에 대하여 본 법무법인은 특허법원에 항소를 하였는바, 특히 원고의 간접침해 주장을 인정한 부분에 대하여 치열하게 항변함으로써 제1심 판결의 취소를 이끌어냈습니다.


즉, 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 규정은 발명의 모든 구성요소를 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는, 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여, 일정한 요건 아래 특허권의 침해로 간주하는 것인 바, 마찰이동용정방법에 대한 통상실시권이 있는 한라공조㈜가 스스로 또는 제3자(즉, 피고)를 통하여 전용품을 공급 받아 방법발명을 실시하는 것을 간접침해로 인정하게 되면 통상실시권에 부당한 제약을 가하여 특허권을 부당하게 확장하는 결과를 초래하는 반면, 통상적으로 특허권자는 이미 실시계약을 체결할 때 제3자로부터 전용품을 납품받아 특허를 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정할 수 있으므로 특허권자를 보호할 필요성이 크지 않으므로 원심은 이유 없다고 하였습니다.


본 법무법인이 승소를 이끈 이 사건 판결은 국내에서 관련 법리가 확립되어 있지 않은 간접침해의 인정 범위와 관련한 특허법원의 첫 판결로서, 유사한 쟁점이 있는 지적재산권 분쟁에서 의미 있는 판결이 될 것이라고 생각됩니다.

 

지적재산권(IP)팀

담당변호사: 이기철, 김정은